Si tienes una marca te interesa saber esto…

Este presente año 2019, con la entrada en vigor de las modificaciones en la ley de marcas y su reglamento, se incorporaba una nueva figura en el procedimiento de concesión de expedientes, la obligatoriedad de probar el uso de una marca si así es reclamado en un proceso de oposición; si no es probado ese uso efectivo la oposición quedará desestimada. El requisito para exigir prueba de uso es que hayan pasado 5 años desde la publicación de la concesión. Esta modificación viene a armonizar lo que ya existía en Europa, reglamentado por la EUIPO, y que ya se encontraba en muchos otros países dónde incluso el período de «gracia», por el cual no es necesario probar el uso, baja de cinco años a tres.

De esta forma la Ley 17/2001 de Marcas establece en su artículo 21 apartado 3, lo siguiente:

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición  

El primer efecto tangible y positivo que encontramos, es la solución a un problema desgraciadamente extendido, que daba alas a los más avispados de la clase y de más peores intenciones, pues éstos bloqueaban el acceso a registro a terceros que pretendían utilizar marcas que aquellos otros no tenían en uso; en algunos casos, esto llevaba a la petición de una cantidad a cambio de la cesión o venta del registro. Otras situaciones simplemente se saldaban con la imposibilidad de uso de la marca pretendida, por parte de quién tenía un legítimo interés. Desgraciadamente muchos proyectos amparados bajo una marca han quedado encerrados en cajones porque terceros simplemente bloqueaban su acceso al registro, ya sea de forma no intencionada o absolutamente voluntaria. Esta injusta situación no sólo ha ocurrido en las marcas, también es posible encontrarlo en el mundo de las patentes, siendo un fenómeno reconocido como PATENT TROLL.

Esta medida en el proceso de oposición, es bienvenida, necesaria y muy esperada pero se queda corta respecto a otras administraciones como la norteamericana; La USPTO, organismo encargado del registro y validación de invenciones y marcas en EEUU, requiere a los solicitantes de marcas a que cada 5 años  prueben el uso continuado y efectivo de su marca; Si bien a efectos prácticos y en algunos casos, puede resultar relativamente fácil aportar esas pruebas, y no necesariamente implicaría un uso real, que sea exigible si es saludable para el buen funcionamiento del mercado.

A nuestros representados, les recomendamos siempre mantener un fichero abierto dónde deben guardar todo tipo de pruebas que puedan justificar el legítimo uso de su marca ¿Que debemos aportar para probar el uso de nuestra marca? Para ello atenderemos al Reglamento de la ley de marcas y las indicaciones establecidas en su artículo 21 bis. PRUEBA DE USO, apartados 3 y 4:

3. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.
4. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento.

De esta forma deberemos centrarnos en documentación que nos aporte información sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de nuestra marca en relación con los productos o servicios para los que se encuentre registrada, siendo todas ellas acumulativas; Facturas, cifras de ventas, catálogos (cómo se distribuyen, dónde y cuándo), listas de precios, anuncios (dónde, cuándo, a qué población llega), envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas (de parte ajena/independientes), webs (por sí misma no será relevante, deberá aportar por ejemplo número de visitantes, lugar momento y alcance de uso) y por nuestra parte añadimos que la publicidad hecha por terceros también tendrá bastante peso para justificar y valorar el uso; En caso de que no quede probado, la oposición quedará desestimada.

Qué debemos tener en cuenta de forma resumida:

A-          Si no se aporta debidamente la prueba de uso, pueden cancelarnos la marca o se puede perder un proceso de oposición. Este sería el famosísimo caso BIG MAC, McDonald’s perdía la marca para producto y servicios de restauración por no haber probado el uso de forma convincente, resolución todavía recurrible https://bit.ly/30XEjV1

B-          Si no se usa una marca para los productos/servicios protegidos, no merecerá la protección que confiere el registro y podrá ser cancelada por un tercero. Este sería el caso de los conflictos con ZARA, https://bit.ly/2YhEEjG para actividades de organización de viajes, restauración que obviamente no prestaba, y que en algunas situaciones llegaron a ser decisiones revisables.

Será en el año 2023 cuándo entrará en vigor la posibilidad de que la propia OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) pueda anular una marca de la que no se pueda probar un uso, por lo que ya no será necesario acudir a los tribunales para evitar que terceros, con marcas registradas sin uso legítimo, puedan continuar con su actividad obstaculizadora.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay